技術契約・知的財産権

• 技術契約・知的財産権全般
• 特許権侵害の警告書について
• 特許権の存続期間について
• ライセンス契約
• ライセンスの種類について
• サブライセンス、クロスライセンスについて
• ライセンス料の設定
• 商標登録の必要性
• 外国での商標出願について
• 商標を模倣した他社に対して
• 意匠権について
• デザインを外注する場合の問題点
• 著作物について
• 著作物の引用について
• 秘密保持契約（NDA）の注意点について
• 共同研究開発契約締結前に注意するべき点について
• 共同研究開発契約締結に際して注意するべき点について

技術契約・知的財産権全般

製造業に関する技術契約，知的財産権（ソフトウェア（FOSS含む）含む）に関する顧問契約は普通の顧問契約とどのように異なるのですか？

普通の顧問契約では、特に専門分野に限らず、一般的な法律相談とその回答に終始するのが通常です。弊所の製造業に関する技術契約、知的財産権に関する顧問契約は、事業戦略としてどのような知的財産権を幹に据えるのか（マーケティング）から関わり、事業計画、事業遂行として軌道に乗せるまでをイメージし、弁理士等の専門家をご紹介し、一つのチームとなって、事業化までの全てのプロセスをイメージし、法的に必要な契約書を立案し、契約交渉（弊所にご依頼の場合には別途費用が発生します）への法的助言を行いながら、経営者様と二人三脚で事業の成功に向けて並走していく点が明確に異なります。

顧問契約をするとどのようなことをしてもらえるのですか？

優先的に電話やメールでの法律相談、契約書のチェックなどさまざまな法的サービスをいつでもお気軽にご依頼しやすくなります。

契約書チェックや作成といいますが、契約書はインターネットや市販のひな形で十分なのではないでしょうか？

確かにひな形でも「出来のいいもの」はあります（「出来の悪いもの」は論外です）。ただ、御社の事業に照らし、「加筆すべき条項」「削除すべき条項」は必ずあります。事業を確実に成功させ、思わぬリスクで大損失を受けないようにするためには、御社が事業で行いたいことをイメージするとともに想定されるリスクを回避できる「オーダーメイドの契約書」を作成することは必要不可欠といえます。

個人経営の会社や個人事業主でも顧問を依頼できますか？

もちろん喜んでお引受けいたします。顧問料や顧問契約の内容については、お気軽にお問い合わせください。

顧問料は経費として損金計上は可能でしょうか。

顧問弁護士への顧問料は全額損金として経費となりますので、顧問弁護士による法的なプロテクトを受けつつ節税にもなります。

契約期間を教えて下さい。

顧問契約の期間は１年間となっております。ただし、ご要望に応じて最初の３ヶ月や６カ月程度の期間での契約「お試し契約」も可能です。

顧問契約が可能な企業の業種、地域に限定はあるでしょうか。

反社会的勢力に属する団体等を除いて業種に制限はございません。また、首都圏近郊でなくとも、顧問対応は可能ですし、スカイプ等による法律相談、ご面談もお受けしております。

特許権侵害の警告書について

他社から、当社の製品が特許権を侵害しているとして製造を中止するよう求める内容の警告書が届きました。どうすればいいですか？

まず、特許権を侵害しているかどうかが重要ですが、新規性や進歩性が認められるか等の特許権の有効性に関する主張をするためには、極めて高度な専門的判断が必要です。
また、仮に相手が特許権を有する技術を利用していたとしても、期限切れや先使用の抗弁、消尽を主張することにより責任を負わない場合もあります。
そのため責任を負わない、もしくは、責任を軽減できたり和解の話し合いをすることも考えられるため、警告が届いたら、相手の言うがままに販売停止等をせずに、まずは、専門の弁護士に相談しましょう。

特許権の存続期間について

特許権に期限のようなものはあるのでしょうか？

特許権は、設定登録により発生し、その存続期間は特許出願の日から２０年です。登録から２０年ではないことに注意が必要です。
そのため、出願から登録までの審査期間が長いと、実際に特許権を行使できる期間が短くなるということになります。
医薬品のように、実施をするのに許可が必要なものについては、例外的に最大で５年間の延長をすることができますので、専門家に相談してください。

ライセンス契約

当社は、他社から特許をライセンスして欲しいと言われたため、このたびライセンス契約を締結することになりました。
初めてのことで契約書がなかったため、他社からライセンス契約書案を送ってもらいましたが、このまま契約締結してよいか判断できません。
どのような点に注意して契約書をチェックするべきか教えてください。

ライセンスの内容（通常実施、専用実施、独占的通常実施、実施条件）、ライセンス料（固定か段階的か、イニシャルフィーを設けるか等）、特許保証の有無、改良発明・関連発明の権利の帰属等、様々なことについて自社に有利、もしくは不利にならないような文章にしなければなりません。
基本的には自由に定めても良いのですが、独禁法違反にならないかはチェックする必要があります。
特許、ライセンス契約について専門的な弁護士に相談してください。

ライセンスの種類について

ライセンスの種類について教えてください。

まずは通常実施権です。地域、期間などを限定することもできます。また、通常実施権は同一範囲において多数の第三者に同時に許諾（ライセンス）することもできます。
これに対し、独占的通常実施権は相手だけにライセンスをする、もしくは、自社だけがライセンスを受ける実施権のことをいいます。
以上の通常実施権に対し、専用実施権というライセンスもあります。通常実施権との違いは、設定した範囲内で特許権者自らも実施できなくなる点です。
また、専用実施権者は第三者の無断実施を排除したり、第三者に通常実施権を許諾（ライセンス）することもできます。

サブライセンス、クロスライセンスについて

サブライセンス、クロスライセンスという言葉を聞きました。
どういうものでしょうか？

サブライセンスとは、ライセンシー（ライセンスを受けたもの）が、ライセンサー（ライセンスを供与したもの）から付与されたライセンスを、さらに第三者に対してライセンスすることをいいます。
サブライセンスする場合には、予めライセンサーとの間でサブライセンスの可否についてもライセンス契約で取り決めをします。
クロスライセンスとは、例えば御社がある種の製造技術や特許使用の技術を所有している場合に、その技術や特許だけでは新規事業を展開できない場合に、新規事業に必要な技術や特許を所有している他社と互いにライセンスし合うことをいいます。
このクロスライセンスによって、特許紛争を事前に回避したり、開発費用を軽減しながら、新規事業を展開できるメリットがあります。

ライセンス料の設定

ライセンス料はどのように設定したら良いでしょうか？

①年間定額方式：ライセンス料＝○○○万円／年→売上如何にかかわらず定額とする。
②製品１つ当たりにライセンス料を定める方式：ライセンス料＝○○円／製品→最もよく見る方式です。
③売り上げに応じてライセンス料を定める方式：ライセンス料＝ライセンス対象製品の売上×ライセンス料率（％）
→①や②は売上による影響がないため、ライセンサー、ライセンシーのどちらかがデメリットを受ける可能性があります。
そこで、売上が多くなるほどライセンス料の掛け率を上げる、もしくは、売上が多くなるほどライセンス料の掛け率を下げる、等の方式が多く使われるようになってきています。

商標登録の必要性

自社商品がヒットしています。商標登録をした方がよいでしょうか？費用と手間がかかるため迷っています。

自社商品を売り出している内に、万が一他社が似たような商標の商標登録を取得してしまうと、同じ商標で販売することができず大打撃を受けてしまうリスクがあります。
また、他社が商標登録しないとしても、似たような商標を使われることで、消費者が御社の商品から離れてしまい売上シェアを落とすことにもなりかねません。
商標は特許は意匠と違って、リリース後でも出願・登録することが可能です。今すぐに商標登録を行うことを強く勧めます。

外国での商標出願について

日本だけでなく、将来的な事業展開を見据えて外国でも商標登録をしたいと考えていますが可能でしょうか？

もちろん可能ですが、商標登録出願の前に、日本で登録した商標が、外国でも商標登録及び使用が可能か、商標調査をした方が良いでしょう。
商標登録可能かどうかによって、各国でのビジネス展開が変わってきます。
出願にはいくつかのルートがありますので、専門の弁護士、弁理士に相談してください。

商標を模倣した他社に対して

当社の新商品がヒットしたからか、他社が当社商品と競合する商品を発売してきました。
他社商品の商標は、当社商標に似ており、いわゆる「パクリ」だと思うため、商標権を主張して排除したいのですが、排除できるかどうかはどのように判断するのでしょうか？

商標が類似しているかどうかで結論が変わります。
商標の類似性は、すなわち、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否か、によって判断されます。
出所の誤認混同を生ずるおそれがあるか否かは、商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得るかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである、とされています。

意匠権について

意匠権とは何でしょうか？

意匠とは、物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。簡単にいうと商品のデザインです。
意匠権も、特許権や商標権と同様、登録によってはじめて権利としての効力が発生します。

そして、登録が認められるには、
①工業上の利用可能性、量産可能性があること（量産不可能なものは一般的には著作権の保護対象となります）
②新規性（意匠の登録出願前に、公知になっていたり、刊行物に掲載されていないこと）
③創作が容易でないこと
④物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものではないこと
等が必要です。
意匠権は、著作権や、特許権、商標権で保護されない範囲をカバーすることができる権利であり、商品のデザインが強みならば積極的に登録するべきでしょう。

デザインを外注する場合の問題点

弊社は商品開発にあたり、社内にデザイナーを抱えていないため、外部のデザイン事務所にデザインを委託しようと考えています。
そのデザインにかかる意匠権は、弊社とデザイン事務所と、どちらのものになるのでしょうか。

外注で商品のデザインを委託した場合、デザイナーに「意匠登録を受ける権利」が、デザイン事務所に「通常実施権」がそれぞれ自動的に発生します（これを職務創作といいます）。
したがって、御社に意匠権が当然認められることにはなりません。御社は、デザイン料を支払えば通常実施権を譲渡してもらうことはできますが、意匠登録を受ける権利は、デザイナーにあるためデザイン事務所に対価を支払ったとしても移転させることができません。
そのため、デザイン事務所と業務委託契約を結ぶときは、意匠権についてどのような扱いにするのかを契約書に明記しておくことが必要です。

著作物について

著作権とは何でしょうか？

人の文化的・芸術的な創作を保護しようとするもので、文学、論文、音楽、美術、建築、映画、写真など広く学問、芸術の分野に属するものを保護対象としています。
コンピュータープログラムやデータベースも含まれるため、ホームページやシステムの製作を委託する場合には、必ず著作権の問題が発生します。

特許権や商標権、意匠権と異なり、登録をしなくても、創作した段階で当然に権利が発生します。
著作権は著作物について発生するため、著作物かどうかの判断が必要です。
また、契約では、著作権の問題を処理するだけでなく、著作者人格権をどうするかも考えなければなりません。

著作物の引用について

弊社の商品の販促キャンペーンのため、商品が映っているテレビ番組を引用して製作した弊社オリジナルの動画をYouTubeにアップしたいと考えていますが、法的に問題ないでしょうか。

著作権法上、適法な「引用」の範囲内であれば問題ありません。
「引用」として認められるには、
・公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など引用の目的上、正当な範囲内で行われること
・引用部分以外と引用部分とが主と従の関係にあること
・引用物には表記上明瞭な区別を設けること
・出所を明示すること
・引用が必要最小限であること
が必要です。
本件では、引用の目的が販売促進であるため、放送局の許諾がないままアップすると、著作権侵害として差し止めや損害賠償の対象になる可能性が高いと思われます。

秘密保持契約（NDA）の注意点について

弊社は取引先と共同研究開発契約を締結することになりましたが、検討に先立って秘密保持契約（NDA）を締結することになりました。
注意すべき点を教えてください。

・目的外使用禁止条項が入っていますか？
・御社が主に開示する側なのに御社も秘密保持義務を負うように規定されていませんか？
・既に御社が保有している情報は秘密情報の対象外になっていますか？
・秘密の範囲がしっかりと限定されていますか？
・相手方の従業員や委託先も秘密保持義務を負うように規定されていますか？
・有効期間は納得、安心できる長さになっていますか？
・裁判所は御社に近く便利な場所になっていますか？
以上となりますので、御社でNDAを締結する際に少しでもお役に立てれればと思います。

共同研究開発契約締結前に注意するべき点について

弊社はこのたび取引先と共同研究開発を行うことになりました。
契約締結前に注意するべき点について教えてください。

・秘密情報は目的との関係で適切に定義されていますか？
・秘密情報について表明保証していますか？或いは、表明保証してしまっていませんか？
・検討段階で発生する知的財産権の取り扱いについてしっかりとルール化していますか？
・フィージビリティスタディを意識していますか？
・締結前段階での役割分担や費用負担についての取決めをしましたか？

共同研究開発契約締結に際して注意するべき点について

弊社はこのたび取引先と共同研究開発を行うことになりました。
契約締結に当たって注意するべき点を教えてください。

・契約自体が独禁法違反の可能性はありませんか？
・研究開発テーマ、目的と役割分担は明確に規定していますか？
・第三者との共同研究開発についてどのような制限がされているか把握していますか？
・締結前段階でのNDAをそのまま契約後の段階に適用して問題がありませんか？
・研究費用は追加費用も含めてしっかりとルール化していますか？
・研究開発の変更や中止について見通しを立てて無理のないルールとなっていますか？
・研究開発の成果について、帰属、出願ルール、ライセンス条件、公表の決定権限をしっかりと決めていますか？
・契約終了時の精算、成果の帰属について定めていますか？
・契約の相手方において職務発明取扱規程等は整備されていますか？御社では従業員の理解も得られる規程になっていますか？
・共同研究開発契約で得られた成果を使って、単独事業化するのか、二次、三次と続く共同事業化へと繋げるのかのビジョンを持ち、ビジョンに対応した契約書をイメージできていますか？